1. Was sind gewerbliche Schutzrechte, was sind Patente und was sind sie nicht?

Die wichtigsten gewerblichen Schutzrechte sind:

• Patente und Gebrauchsmuster für technische Erfindungen
• Marken für die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen
• Designs für ästhetische Formschöpfungen

Gewerbliche Schutzrechte (z. B. Patente) sind Verbietungsrechte. Die Rechteinhaber*innen können jeder anderen Person die (gewerbliche) Benutzung des Schutzrechtsgegenstandes (z. B. einer technischen Erfindung) verbieten. Gewerbliche Schutzrechte gewähren dadurch den Rechteinhaber*innen ein zeitlich und örtlich begrenztes Monopol. Für Unternehmen ergibt sich hieraus ein Wettbewerbsvorteil.

Viele Wissenschaftler*innen führen oft an, dass Patente häufig auf Gegenstände angemeldet und auch erteilt werden, die wissenschaftlich belanglos erscheinen (sog. „Trivialpatente“). Patentprüfer*innen bei den Patentämtern handeln nach juristischen Maßgaben der Gesetzgebung und der Rechtsprechung. Einem Peer Reviewing liegen hingegen wissenschaftliche Kriterien zugrunde. So etwas wie ein „Trivialpaper“ sollte daher nicht durchgehen.

Im Umkehrschluss gilt daher: Patente sind keine Beurkundungen besonderer wissenschaftlicher Leistungen.

Patentanmelder*innen entscheiden nach ökonomischen Gesichtspunkten, ob etwas angemeldet wird oder nicht. Weder die Entscheidung einer Patentbehörde, eine Patentanmeldung zurückzuweisen noch die Entscheidung der Beauftragten für IPR-gestützten Forschungstransfer, eine Erfindung nicht zum Patent anzumelden oder ein Patent nicht weiterzuführen, stellen die wissenschaftliche Bedeutung des Erfindungsgegenstandes infrage. Diese Entscheidungen beruhen ausschließlich auf rechtlichen, ökonomischen und strategischen Kriterien.

2. Wozu braucht die Industrie gewerbliche Schutzrechte?

Die drei Säulen eines Unternehmens sind (1) Forschung und Entwicklung, (2) Produktion sowie (3) Marketing und Vertrieb.

Bei der Forschung und Entwicklung (FuE) entstehen neue Produkte und Dienstleistungen und Bestehendes wird weiterentwickelt und verbessert. Kernaufgaben erfolgreicher FuE sind:

• Technologische Trends früher erkennen als die Wettbewerber
• Neue Entwicklungen frühzeitig vor Nachahmung schützen (Patente)
• Den Wettbewerbern ähnliche Entwicklungen erschweren (Patente)
• Evtl. die äußere Form schützen (Designschutz, z. B. LEGO, Nespresso)
• Weiterentwicklungen und Verbesserungen werden ebenfalls regelmäßig geschützt (Patente).

Die Produktion kümmert sich um die Herstellung der Produkte des Unternehmens. Hier sind Patente wichtig, um verbesserte Produktionsverfahren zu schützen.

Viele Mitarbeitende in FuE sowie der Produktion verlassen das Unternehmen und arbeiten für den Wettbewerb. Um dem Wettbewerb die wirtschaftliche Nutzung der zuvor im eigenen Betrieb erarbeiteten Erfahrungen und Ideen zu erschweren, werden in manchen Industriezweigen auch marginale Verbesserungen zum Patent angemeldet, bevor der Wettbewerber es tut.

Das Marketing ist verantwortlich für die Ausrichtung des Unternehmens auf die Bedürfnisse der Kunden und der Vertrieb gewinnt neue Kunden und pflegt den Kundenstamm. Hier ist vor allem das Markenrecht das Schutzinstrument:

• Corporate Identity
• Corporate Design
• Branding

Zusammengefasst dienen dem Unternehmen die mit Patenten, Designs und Marken implizierten Verbietungsrechte, Marktvorsprünge vor den Wettbewerbern zu erlangen und abzusichern.

3. Wozu braucht die Universität gewerbliche Schutzrechte?

Die oft verwendeten Leitbegriffe „Patente und Verwertung“ implizieren, dass das Generieren von Patenten, die Vergabe von Lizenzen daran und die dadurch erzielten Verwertungserlöse im Vordergrund stehen. Die Universität Duisburg-Essen ist im Verwerten seiner Schutzrechte durchaus erfolgreich. Diese „Verwertung“ muss jedoch in einem Gesamtzusammenhang des Transferprozesses gesehen werden.

Die drei Säulen einer Universität sind (1) Forschung, (2) Lehre und (3) Transfer. Die Lehre zielt auf die Ausbildung von Akademiker*innen. Die Forschung produziert Forschungsergebnisse. Transfer findet hauptsächlich dadurch statt, dass die Forschungsergebnisse publiziert werden und die Akademiker*innen ihre Ausbildung in die Unternehmen tragen und dort zur Wertschöpfung beitragen.

Transfer findet darüber hinaus durch Weiterentwicklung von Forschungsergebnissen zu marktfähigen Produkten und Dienstleistungen statt. Für diese Forschung mit und für Industrieunternehmen muss die sog. „Freedom to Operate“ (Ausübungsfreiheit) gewährleistet sein. Hierzu sichert die Universität Duisburg-Essen rechtzeitig Forschungsergebnisse ihrer Wissenschaftler*innen, die sich als Basis für neue Produkte und Dienstleistungen eignen.

Forschungsprojekte führen die Universitäten allein, zusammen mit anderen Forschungseinrichtungen und zusammen mit Industrieunternehmen durch. Innovative Unternehmen sichern sich mit Schutzrechten ihren Wettbewerbsvorsprung (siehe FAQ 2). Insbesondere Patente werden in der Industrie in stetig anwachsender Zahl angemeldet und auch zur Erteilung gebracht. Ein Wettbewerber kann mit einem umfangreichen Patentportfolio unser Partnerunternehmen möglicherweise bei der kommerziell ausgerichteten Kooperation mit der Universität behindern. Somit wird auch die Universität durch Patente anderer potentiell bei Industrieprojekten behindert. Grundsätzlich federt die Forschungsfreiheit zwar vieles ab, allerdings wird bei Industriekooperationen jedoch schnell eine Grauzone betreten.

Eine Möglichkeit, hinderliche Patente anderer zu vermeiden, ist das Publizieren von Forschungsergebnissen. Viele hinderliche Patentanmeldungen sind dadurch neuheitsschädlich vorweggenommen und gelangen dann nicht zur Erteilung. Hat die Universität allerdings zuvor für den Lehrstuhl / das Institut ein strategisches Patentportfolio angelegt, kommt ein bedeutender Nebeneffekt hinzu:

Die Universität kann Teile des Portfolios als sogenannte Background-IP in Forschungskooperationen einbringen. An der Background- sowie der Foreground-IP, die während der Durchführung des jeweiligen Vorhabens entsteht, kann das beteiligte Unternehmen Lizenzen erwerben. Für das Unternehmen hat das erhebliche Vorteile: Es muss nicht mehr selbst investieren, um die Background-IP als Basis-IP zu generieren und es kann exklusive Rechte an der Foreground-IP erwerben. Seinen Wettbewerbern ist dadurch die Nutzung der IP erheblich erschwert.

Durch ein alleiniges Publizieren von Forschungsergebnissen hätte die Universität seinen Wettbewerber*innen zwar die Möglichkeit geraubt hinderliche Patente zur Erteilung zu bringen, allerdings besäße die Universität dann keine Mittel seinen Wettbewerber*innen oder denen seiner Industriekooperationspartner*innen die Nutzung der veröffentlichten Forschungsergebnisse (IP) zu erschweren.

Eben dieses Erschweren der IP-Nutzung stellt für das Unternehmen mit seinen in der Regel hohen Eigenanteilen am Vorhaben einen nicht zu unterschätzenden Investitionsschutz dar. Eine Kooperation erscheint aus Industriesicht oft unattraktiv, wenn der Investitionsschutz nicht gewährleistet ist. Patente helfen uns als Universität dabei, von Unternehmen als professioneller und attraktiver Kooperationspartner wahrgenommen zu werden.

4. Wann ist ein Forschungsergebnis eine Erfindung und bekomme ich darauf ein Patent?

Ein Forschungsergebnis ist dann eine Erfindung, wenn es ein konkretes technisches Problem zielgerichtet mit technischen Mitteln löst und eine neue Problemlösung darbietet. Eine Erfindung beruht somit auf der Anwendung von Erkenntnissen und Naturgesetzen und grenzt sich hierin von einer reinen Entdeckung ab, die das Auffinden von bislang unbekannten, aber bereits in der Natur vorhandenen Gesetzmäßigkeiten, Wirkmechanismen, Eigenschaften und Erscheinungen darstellt.

Eine Erfindung bereichert also das „Können“, eine Entdeckung das „Wissen“.

Grundsätzlich schutzfähig sind technische Erfindungen, insbesondere Geräte, technische Anlagen, Erzeugnisse, Stoffe und elektrische Schaltungen sowie Verfahren,

• die nicht zum Stand der Technik gehören und noch nicht veröffentlicht sind (Neuheit),
• die sich für eine Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (Erfindungshöhe),
• die gewerblich anwendbar sind.

Die mutmaßliche Schutzfähigkeit ist jedoch nur eine Voraussetzung, nicht der Grund, ein Patent anzumelden. Hier spielen vor allem wirtschaftliche und strategische Aspekte eine Rolle.

5. Ich habe eine Software entwickelt. Die ist doch gar nicht patentierbar, oder?

Eine mithilfe technischer Überlegungen gewonnene Lösung eines technischen Problems ist grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich. Dass eine solche Lösung häufig mithilfe von Hard- und Software implementiert wird, ändert daran nichts. Eine Vorschrift aus dem Patentgesetz besagt, dass „Programme für Datenverarbeitungsanlagen“ keine technischen Erfindungen und somit grundsätzlich nicht patentfähig sind. Bis heute sorgt das für ein grundlegendes Missverständnis. Der Begriff des „Programms für Datenverarbeitungsanlagen“ bezieht sich auf den (Quell-, Objekt, Meta-…) Code, der unter Jurist*innen ähnlich einem Paper, einer Dissertation oder einem Gedicht als Schriftwerk gilt, welches dem Urheberrecht unterliegt. Das mithilfe des Codes implementierte technische Verfahren ist unter Umständen eine technische Erfindung, welche dem Patentrecht unterliegt.

Jedoch wird nicht alles, was grundsätzlich patentfähig ist, auch zum Patent angemeldet. Maßgeblich hierfür sind wirtschaftliche und / oder strategische Überlegungen. Softwareprodukte sind oft schneller veraltet, als das Patentamt die Schutzwürdigkeit prüfen und ein Patent erteilen kann.

Daneben gibt es natürlich auch Gegenstände, die dem Patentschutz nicht zugänglich sind. Ein Verfahren zur Rentabilitätsberechnung einer Maschine oder ein Tool zur Vorhersage von Wertpapierkursen sind zum Beispiel so genannte „Handlungsanweisungen für geschäftliche Tätigkeiten“ und somit keine technischen Erfindungen. Gleichwohl können solche Softwaretools einen wirtschaftlichen Wert haben und sich zur Lizenzvergabe, für eine Gründung oder als Background-IP für einen Drittmittelantrag eignen.

Sprechen Sie bitte die Beauftragten für den IPR-gestützten Forschungstransfer an, insbesondere, wenn Sie sich nicht sicher sind, in welche Kategorie Ihre Software fällt. Neben dem Formular für Erfindungsmeldungen gibt es noch ein weiteres Formular, welches mehr die urheberrechtlichen Aspekte einer Softwareentwicklung abfragt:

Softwaremeldung UDE

Um Ihnen die Meldung so weit wie möglich zu vereinfachen, nutzen Sie vor dem Ausfüllen der Formulare auf jeden Fall die Beratung durch die Beauftragten für den IPR-gestützten Forschungstransfer für ein kurzes Gespräch.

6. Was ist eine „Arbeitnehmererfindung“ und was ist eine „Diensterfindung“?

Diese und andere Fragen sind in Deutschland Gegenstand des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbEG).

„Arbeitnehmererfindungen“ sind Erfindungen, die von Arbeitnehmer*innen gemacht werden. Dazu gehören auch Professor*innen, Postdocs, i. Allg. auch Doktorand*innen sowie studentische Hilfskräfte. Maßgeblich ist das Beschäftigungsverhältnis mit der Universität. Stipendiat*innen und Gastwissenschaftler*innen sind in der Regel keine Arbeitnehmer*innen. Unerheblich ist hingegen, ob die jeweilige Erfindung am Arbeitsplatz, zuhause, während der Dienstzeit, während des Urlaubs, im Haupt- oder im Nebenamt gemacht wurde.

Auf Arbeitnehmererfindungen hat die Universität grundsätzlich ein Zugriffsrecht.

Hierzu muss als Nebenbedingung jedoch auch eine „Diensterfindung“ vorliegen. Diensterfindungen sind Arbeitnehmererfindungen, die entweder aus den der Arbeitnehmer*in obliegenden Aufgaben und Tätigkeiten entstanden ist (Aufgabenerfindung) oder maßgeblich auf den Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes (hier Lehrstuhl / Institut) beruht (Erfahrungserfindung).

Ist das nicht der Fall, handelt es sich um eine freie Erfindung.

Das ArbEG verpflichtet Sie, Ihre Erfindungen der Universität zu melden. Um Ihren Aufwand auf ein absolut nötiges Minimum zu beschränken, wenden Sie sich an die Beauftragten für den IPR-gestützten Transfer, die Sie vor Abgabe einer Erfindungsmeldung beraten können.

7. Wem gehört meine Erfindung?

Gemäß Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) hat die Universität grundsätzlich Anspruch auf Ihre Diensterfindung. Sie als Arbeitnehmer*innen haben demgegenüber einen ausgleichenden Vergütungsanspruch. Für Sie als wissenschaftliche Beschäftigte an einer Hochschule heißt das konkret: Falls die Universität Ihre Erfindung „verwertet“, d. h. daran Lizenzen vergibt oder das Patent darauf verkauft, bekommen die Erfinder*innen 30 % der Bruttoverwertungseinnahmen vor Abzug der Kosten (u. a. Patentierungskosten).

8. Ich möchte mich mit meiner Erfindung ausgründen. Was muss ich tun?

Geben Sie zunächst Ihre Gründungsabsicht bei der Meldung Ihrer Erfindung an. Als erstes empfiehlt sich ein persönliches Gespräch mit den Beauftragten für IPR-gestützten Forschungstransfer und den Gründungscoaches des Zentrums für Gründungen und Innopreneurship der Universität Duisburg-Essen (GUIDE).

Die GUIDE-Gründungscoaches beraten Sie als Beschäftigte der UDE schon im Vorfeld in allen Aspekten Ihres Gründungsvorhabens. Speziell die Beauftragten für IPR-gestützten Forschungstransfer unterstützen Sie insbesondere in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, auch für den Fall, dass eine Software in die Gründung eingebracht werden soll oder ein pfiffiger Unternehmensname geschützt werden soll.

Wie bei jeder anderen Diensterfindung evaluieren wir zunächst Ihre Idee und nehmen – falls erfolgversprechend –  die Erfindung in Anspruch und melden sie zum Patent an. Wie gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt die UDE die Kosten dafür. Sofern Ihr Gründungsvorhaben professionell, zielorientiert und zügig vorangetrieben wird und das jeweilige Geschäftsmodell tragfähig erscheint, wird die UDE darüber hinaus einen Lizenzvertrag mit der Gründung abschließen. Unter gewissen Voraussetzungen käme auch ein Kaufvertrag in Betracht.

Oft ist zu hören, dass die Universität durch die Lizenzvergabe der eigenen Arbeitsergebnisse an die Gründer*innen gründerunfreundlich handelt und das junge Unternehmen schon zu Beginn so erheblich belastet, dass der Geschäftserfolg quasi im Vorfeld schon infrage gestellt wird. Tatsächlich sehen Lizenzverträge in der Regel umsatzbezogene Lizenzen vor: Nicht nur bei Gründungen, sondern auch bei anderen Unternehmen sehen unsere Lizenzverträge faire und maßvolle Lizenzgebühren vor, die das Unternehmen nicht über Gebühr belasten. Der Gemeinschaftsrahmen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation, kurz „EU-Gemeinschaftsrahmen“ oder „EU-Beihilferahmen“, fordert, dass mit öffentlichen Mitteln erarbeitete Forschungsergebnisse einem Unternehmen nur zu „marktüblichen Bedingungen“ überlassen werden dürfen. Konkret heißt das, dass die Universität ihre Ergebnisse nicht unter Wert abgeben darf, womit Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden sollen.

Für die Gründung hat dieses Vorgehen einen erheblichen Vorteil: Patentanmeldungen werden in relativ kurzen Zeitspannen sehr teuer. Eine anfängliche Erstanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt kann das Gründungsteam finanziell oft noch selbst stemmen. Im ersten Jahr nach der Erstanmeldung sind internationale Nachanmeldungen zu finanzieren, die die Möglichkeiten einer dann in der Regel noch gar nicht erfolgten Gründung jedoch deutlich übersteigt (siehe FAQ 17).

9. Wie und wo muss ich meine Erfindung melden?

Wenn Sie Beschäftigte*r der UDE sind, müssen Sie die Universität über Ihre Erfindung informieren.

Setzen Sie sich – am besten schon vor Abgabe der Erfindungsmeldung – mit den Beauftragten für IPR-gestützten Transfer des SSC (patente(at)uni-due.de) in Verbindung, die Sie beraten und während des ganzen Prozesses begleiten.

Die Beauftragten für den IPR-gestützten Forschungstransfer helfen Ihnen auch gern beim Ausfüllen des Formulars zur Erfindungsmeldung, das Sie unter dem folgenden Link herunterladen können:

Link zur Erfindungsmeldung

Nach dem Ausfüllen des Formulars senden Sie dieses bitte per Email an die Beauftragten für den IPR-gestützten Forschungstransfer im SSC (Dr. Rebekka Bohmann, Rolf Klingelberger, patente@uni-due.de). Der Versand sollte aus einer Domain erfolgen, die zu einem der drei Campi (Duisburg, Essen, Klinikum) gehört. Email-Anhänge aus anderen Domains werden aus Gründen der Datensicherheit im SSC grundsätzlich nicht geöffnet. Der herkömmliche Versand in Papierform mit der Hauspost ist ebenfalls möglich. Hier kann es jedoch zu erheblichen Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen.

10. Wer ist Erfinder*in? Wen muss ich bei der Erfindungsmeldung berücksichtigen?

Erfinder*innen sind alle Personen, die einen (erfinderischen bzw. kreativen) Beitrag zu einer Erfindung gemacht haben. Unter einer Erfindung wird dabei immer eine technische Lösung zu einem technischen Problem verstanden. Das heißt: Alle Personen, die in erheblichem Umfang zur Lösung eines technischen Problems beigetragen haben, sind Erfinder. Personen, die die technische Aufgabe bzw. das der Erfindung zugrundeliegende Problem formuliert haben, sind in der Regel keine Erfinder. Einfache Arbeiten zur Erprobung, die Durchführung von Laborversuchen nach Anweisung, allgemeine Diskussionsbeiträge z. B. bei Arbeitsgruppenmeetings und dergleichen begründen ebenfalls keine Miterfinderschaft.

Die Nennung als Mitautor*in ist bei Publikationen unter solchen Umständen üblich. Wichtig ist, dass diesbezügliche „Gefälligkeitsnennungen“ bei der Erfindungsmeldung unbedingt vermieden werden müssen. Nur wer erfunden und miterfunden hat, ist auch Erfinder*in. In einigen Ländern, z. B. den USA ist ein Patent ungültig und wird widerrufen, wenn sich herausstellt, dass genannte Erfinder*innen gar nicht an der Erfindung beteiligt sind. Wird an einem solchen Patent eine Lizenz vergeben, hat der Lizenzvertrag einen Rechtsmangel. Dieser Rechtsmangel birgt das erhebliche Risiko, dass die Universität sich später mit Schadensersatzforderungen der Lizenznehmenden konfrontiert sehen könnte.

11. Ich habe etwas zusammen mit externen Kolleg*innen erfunden. Was ist zu beachten?

Eine Erfindung mit externen Kolleg*innen ist genauso zu behandeln wie eine Erfindung, an denen nur Beschäftigte der UDE beteiligt sind. Sie müssen Ihre Erfindung der UDE melden. Am besten geben Sie an, wie viel Prozent der Erfindung jedem der Erfinder*innen zuzuordnen sind und woher die Erfinder*innen stammen. Die Beauftragten für den IPR-gestützten Transfer setzen sich mit den zuständigen Stellen der externen Institution(en) in Verbindung und regeln dann alles Vertragliche, was zu der Einreichung einer Patentanmeldung und seiner Vermarktung zu erledigen ist.

Bevor Sie externe Kolleg*innen als Erfinder*innen benennen, beachten Sie bitte die Ausführungen unter FAQ 8. Eine „Gefälligkeitsnennung“ eigentlich nicht an der Erfindung beteiligter Personen führt neben den dort beschriebenen Risiken auch dazu, dass der UDE (und den anderen Institutionen) ein hoher Verwaltungsaufwand entsteht. Auch entstehen Rechte Dritter (nämlich die der anderen Institutionen), die die UDE in ihrer Handlungsfreiheit erheblich einschränken können.

Oft ist eine solche Erfindung aufgrund des damit verbundenen Aufwandes wirtschaftlich und strategisch faktisch unbrauchbar.

Daher sollten Sie vor Abgabe der Erfindungsmeldung die Frage der Miterfinderschaft mit den Beauftragten für IPR-gestützten Transfer besprechen.

12. Ich möchte sobald wie möglich etwas veröffentlichen. Wann darf ich das?

Wenn Sie eine Erfindung gemacht haben und darüber etwas veröffentlichen wollen, müssen Sie Ihre Erfindung frühzeitig der UDE melden. Der Gesetzgeber hat dafür einen Vorlauf von zwei Monaten zwischen der Erfindungsmeldung und dem Publikationstermin vorgesehen. Nur so wird sichergestellt, dass ausreichend Zeit für eine gründliche Evaluation im Hinblick auf patentrechtliche, strategische und wirtschaftliche Aspekte vorhanden ist. Damit keine neuheitsschädigende Vorveröffentlichung stattfindet und ein ausreichender Patentschutz nicht gefährdet wird, dürfen die erfindungswesentlichen Forschungsergebnisse erst nach erfolgter Einreichung der Patentanmeldung bei einem Patentamt publiziert werden.

Denn es gilt: „Erst anmelden, dann reden“. Bitte sprechen Sie Ihre Publikationsabsichten rechtzeitig mit uns ab, sodass wir individuell agieren können. Über den genauen Umfang dessen, was Sie unproblematisch veröffentlichen dürfen, informieren wir Sie gern im Einzelfall.

13. Meine Erfindung ist ausführlich in meiner Masterarbeit beschrieben und liegt seit einigen Wochen in der Bibliothek aus. Was passiert jetzt?

Wenn Ihre Erfindung in Ihrer Masterarbeit beschrieben ist und in der Bibliothek ausliegt, ist sie öffentlich zugänglich und damit nicht mehr patentfähig. Dies gilt auch für Poster und Konferenzbeiträge. Alle Informationen, auf welche die Öffentlichkeit zugreifen kann (unabhängig davon, ob dies tatsächlich geschieht) gehört zum Stand der Technik und sind daher mangels Neuheit nicht mehr patentierbar.

14. Was passiert nach Eingang der Erfindungsmeldung?

Die Beauftragten für IPR-gestützten Transfer prüfen die Erfindungsmeldung zunächst auf Vollständigkeit. Wenn Sie beim Verfassen der Erfindungsmeldung deren Hilfe in Anspruch genommen haben, geht das sehr schnell. Aber auch ansonsten haben Sie uns bei vollständigem Ausfüllen des von der UDE bereitgestellten Formulars ausreichend Informationen mitgeteilt, um eine schnelle Bearbeitung möglich zu machen.

Benötigt werden die Informationen, um zu prüfen,

• wem das Recht zur Anmeldung eines Patents auf die Erfindung zusteht,
• wer an dieser Erfindung weitere, eventuell vertraglich vorab erteilte Rechte innehat,
• ob eine förderrechtliche Verpflichtung zur Anmeldung eines Patentes besteht
• ob und inwieweit eine Patentanmeldung für die UDE vorteilhaft ist

Nach der formalen Prüfung Ihrer Erfindungsmeldung werden die Unterlagen vertraulich an fachkundige Innovationsmanager*innen der IP- und Vermarktungsagentur PROvendis GmbH weitergeleitet. PROvendis ist eine Tochtergesellschaft der Hochschulen Nordrhein-Westfalens mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Gemäß unserer Beauftragung begutachtet PROvendis die Erfolgsaussichten einer Patentverwertung durch Lizenzvergabe und insbesondere die patentrechtliche Situation. Daraus leitet PROvendis eine Empfehlung ab, die Erfindung in Anspruch zu nehmen (Inanspruchnahme) oder freizugeben (Freigabe).

Die Entscheidung über die Inanspruchnahme oder Freigabe treffen die Beauftragten für den IPR-gestützten Transfer für die Universität nach strategischen und wirtschaftlichen Kriterien. Das Gutachten der PROvendis wird dabei regelmäßig berücksichtigt.

15. Was bedeuten Inanspruchnahme und Freigabe?

Eine Inanspruchnahme bedeutet, dass die UDE gemäß Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) die Rechte an der Erfindung für sich in Anspruch nimmt und die Erfindung zum Patent anmelden wird.

Eine Freigabe hingegen bedeutet, dass die UDE den Erfinder*innen die Rechte an der Erfindung überlässt. Die Erfinder*innen können die Erfindung somit entweder selbst und auf eigene Kosten zum Patent anmelden, oder sie können die Ergebnisse ihrer Arbeit direkt veröffentlichen.

Die Beauftragten für IPR gestützten Transfer teilen Ihnen die Inanspruchnahme oder Freigabe in der Regel per Email mit.

16. Welche Kriterien sind entscheidend für die Inanspruchnahme oder die Freigabe?

Die UDE muss auch bei der Anmeldung, Erlangung und Aufrechterhaltung gewerblicher Schutzrechte im Allgemeinen und Patente in Besonderen die Ziele der Wirtschaftlichkeit und Kosten-Nutzen-Effizienz ihrer Ressourcen verfolgen. Besonders Patente sind mit hohen, im Einzelfall sehr hohen, Kosten verbunden. Folglich wird über die Inanspruchnahme von Diensterfindungen und deren schutzrechtliche Sicherung nach strategischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden. Vorteilhaft sind Inanspruchnahmen insbesondere dann,

• wenn das Portfolio des Lehrstuhls / Instituts im Sinne einer breiteren FtO sinnvoll ausgebaut werden kann (siehe FAQ 3)
• wenn ein wichtiges Forschungsergebnis sinnvoll geschützt wird
• wenn eine Patentanmeldung als Background-IP ein wichtiger Baustein eines Förderantrags ist, der die Weiterentwicklung des Forschungsergebnisses zum Ziel hat (siehe FAQ 3)
• wenn die Aussicht besteht, die Patentanmeldung durch Lizenzvergabe an Unternehmen zu verwerten.

Wenn die zu erwartenden Vorteile einer Schutzrechtsanmeldung im ausgewogenen Verhältnis zu dem prognostizierten finanziellen und zeitlichen Aufwand stehen, erfolgt eine Inanspruchnahme. Steht der Aufwand außer Verhältnis, erfolgt eine Freigabe.

Eine Bewertung der zugrundeliegenden Forschungsergebnisse hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Bedeutung und/oder Qualität ist nicht Gegenstand der Entscheidung (siehe FAQ 1).

Dieselben Bewertungsgrundlagen und Entscheidungsgründe finden ebenfalls bei den in definierten Zeitabständen wiederkehrenden Entscheidungen über Aufrechterhaltung oder Aufgabe gewerblicher Schutzrechte Anwendung (siehe FAQ 17).

17. Wie lange dauert es, bis ein Patent erteilt wird und wieviel kostet es?

Obwohl es viele spontan anders vermuten würden, ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) im internationalen Vergleich bei Patentprüfungen Prüfungen von Patentanmeldungen relativ schnell. Abhängig von der Komplexität des Erfindungsgegenstandes bekommt man oft innerhalb von zwei bis drei Jahren nach dem Anmeldetag entweder eine Patenterteilung oder einen rechtskräftigen Zurückweisungsbeschluss. Die Anmeldung beim DPMA einschließlich der patentanwaltlichen Ausarbeitung der Anmeldeschrift und der Amtsgebühren kostet durchschnittlich etwa 4.000 €. Im Erteilungsverfahren, das erst mit der Stellung eines Prüfungsantrages beim DPMA beginnt, wird nochmal die gleiche Summe fällig. Abgesehen von den amtlichen Erteilungsgebühren am Ende des Erteilungsverfahrens entfällt diese Summe im Wesentlichen auf die Honorare für die anwaltlichen Erwiderungen der Prüfungsbescheide während des Verfahrens.

Abgesehen von den Kosten des Anmelde-und Erteilungsverfahrens verlangen Patentämter in der Regel jährlich fällige und steigende Aufrechterhaltungsgebühren. Diese Jahresgebühren belaufen sich beispielsweise bei einem deutschen Patent für die ersten 10 Patentjahre auf insgesamt etwa 1.400 €. Die zweite Lebenshälfte bis zum automatischen Erlöschen nach 20 Patentjahren ist deutlich teurer. Hierfür verlangt das DPMA zurzeit insgesamt ca. 12.000 €.

Viele produzierenden Betriebe sind mit einem erteilten deutschen Patent an ihrem Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort bereits ausreichend geschützt. Vor allem große Unternehmen reichen oft einfach nur die Anmeldung ein und stellen zunächst keinen Prüfungsantrag beim DPMA. Dazu Für die Stellung des Prüfungsantrages hat man in Deutschland nämlich ab dem Anmeldetag sieben Jahre Zeit. Die Einreichung einer Anmeldung mit zeitlicher Verschiebung der Prüfungsantragsstellung ist eine bewährte Strategie, um den Anmeldetag zu sichern ohne das Erteilungsverfahren zu starten und die damit verbundenen Kosten zu verursachen. Dadurch erhält das Unternehmen mit vergleichsweise geringen Kosten für einen gewissen Zeitraum ein umfangreiches Portfolio sogenannter Vorratsschutzrechte. Die meldet man einfach an, bevor es der Wettbewerber tut (siehe FAQ 2).

Manche wirtschaftlich hochkarätigen Erfindungsgegenstände sind jedoch zudem auch im Ausland zu schützen. Das sind regelmäßig, aber nicht ausschließlich Produktentwicklungen im Biotech- und Pharmabereich. Exemplarisch könnte ein Patentlebenszyklus hier wie in der nachfolgenden Abbildung aussehen:

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Zur Erläuterung:

• Einreichen einer deutschen oder europäischen Erstanmeldung. Sie begründet das sogenannte Prioritätsrecht, welches es ermöglicht, innerhalb eines Jahres dieselbe Erfindung erneut z. B. im Ausland anzumelden, ohne dass diesen Nachanmeldungen bereits getätigte Veröffentlichungen neuheitsschädlich entgegenstehen. Diese sogenannte Prioritätsanmeldung kostet initial ca. 4.000 €.
• Innerhalb eines Jahres können jetzt Nachanmeldungen insbesondere im Ausland eingereicht werden. Hier bedient man sich oft einer PCT-Anmeldung (die Schriften tragen das Länderkürzel WO). Dem Patent Cooperation Treaty gehören etwa 150 Staaten an, unter anderem alle wichtigen Industriestaaten. Diese PCT-Anmeldung hat zunächst die gleiche Wirkung, als hätte man 150 nationale Patentanmeldungen eingereicht. Dieses hat in der Regel in der jeweiligen Landessprache zu geschehen, während man die PCT-Anmeldung in seiner eigenen Sprache einreicht. Anstatt der in Summe erheblichen Anmeldekosten einzelner nationaler Anmeldungen sind für eine PCT-Anmeldung nur etwa 4.500 € zu zahlen.
• Ab dem Prioritätstag gerechnet, also ab dem Tag der Erstanmeldung, ist innerhalb von 30 Monaten zu entscheiden, in welchen Ländern die PCT-Anmeldung aus der internationalen Phase in einzelne nationale Phasen und damit in nationale Patenterteilungsverfahren überzuleiten ist. Hier fallen abhängig von den nationalen Amtsgebühren, Übersetzungskosten und Rechtsvertretungshonoraren unterschiedliche Kosten an. Als grobe Richtschnur können für Europa (EP) 5.000 €, für die USA (US) 6.000 €, für Japan (JP) 7.000 € und die VR China (CN) 4.000 € veranschlagt werden.
• Daran schließen sich jetzt die Patenterteilungsverfahren vor den nationalen Patentämtern an. Im Erteilungsverfahren prüft das jeweilige Amt die Patentansprüche auf Schutzwürdigkeit. Hierzu ergehen Amtsbescheide, auf die innerhalb von gesetzten Fristen durch anwaltliche Erwiderungen zu reagieren ist. Dabei fallen vor allem Rechtsvertretungshonorare an. Im Erfolgsfall erlässt das jeweilige Amt dann einen Erteilungsbeschluss, der weitere Kosten nach sich zieht. Die Rechtsvertretungshonorare einschließlich Erteilungskosten belaufen sich grob beziffert auf 5.000 € in Europa, 6.000 € in den USA, 5.000 € in Japan und 4.000 € in der VR China.
• Die Erteilungsverfahren dauern erfahrungsgemäß unterschiedlich lang. Ähnlich schnell wie das DPMA ist das USPTO in den USA, während das Europäische Patentamt (EPA) mit der Verfahrensdauer erfahrungsgemäß im Mittelfeld liegt. Die chinesischen Prüfer*innen haben sich in der Vergangenheit oft an der Arbeit ihrer Kolleg*innen beim EPA orientiert, weswegen der amtliche Beschluss häufig mit etwas zeitlichem Versatz erging. Dass die japanischen Prüfer*innen ihre Arbeit als letzte abschließen ist allgemein dem Umstand geschuldet, dass die Frist Stellung des Prüfungsantrags (drei Jahre nach dem internationalen Anmeldetag) oft ausgenutzt wird.
• Eine weitere Besonderheit stellt das vom EPA erteilte EP-Patent dar. Aktuell haben 38 Staaten das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) unterzeichnet, darunter 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie 11 weitere Staaten. Während die PCT-Anmeldung eine Art „Bündelanmeldung“ darstellt, ist das erteilte EP-Patent ein „Bündelpatent“, welches nach seiner Erteilung in nationale Patente der EPÜ-Mitgliedsstaaten überzuleiten ist, um seine Schutzwirkung in den nationalen Staaten zu entfalten. Dieser Vorgang nennt sich EP-Validierung. Auch hier fallen abhängig von den nationalen amtlichen Validerungsgebühren, Übersetzungskosten und Anwaltshonoraren unterschiedliche Kosten an. Als grobe Richtschnur können für die drei großen Industriestaaten DE, FR und GB zusammen ca. 3.000 € veranschlagt werden.

Die folgende Abbildung zeigt grob schematisch noch einmal den zeitlichen Verlauf der Patentierungskosten. Jahresgebühren sind darin noch vernachlässigt, zumal sie bei einigen Ämtern (USA, Japan) erst nach der Patenterteilung fällig werden.

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Die obigen Aufstellungen zeigen, dass innerhalb relativ kurzer Zeiträume bereits erhebliche Kosten zusammenkommen können. Daher ist es zwingend erforderlich, regelmäßig zu evaluieren, ob eine Fortsetzung für die Universität hinreichende strategische oder ökonomische Vorteile bietet.